La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia que había hecho lugar a una demanda por daños y perjuicios al destacar que el uso de las marcas notorias como “palabras clave” (keywords) en el sistema de enlaces patrocinados de Google no constituye una infracción marcaria ni un acto de competencia desleal si no se genera confusión en los usuarios.

En el caso “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca”, el actor reclamó daños y perjuicios por el uso indebido de sus marcas notorias Veraz y Organización Veraz.

Alegó que esta práctica no sólo constituía una infracción marcaria conforme al art. 4 de de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, sino también un acto de competencia desleal violatorio del art. 10 bis del Convenio de París, y del art. 953 del Código Civil -por entonces vigente-, al desviar clientela y aprovecharse del prestigio de sus marcas.

La demanda -competidora en el mercado de informes crediticios, como Organización Veraz- había contratado el servicio de AdWords (hoy Google Ads) de Google para que un anuncio publicitario de su empresa apareciera entre los primeros resultados cuando un usuario buscaba como “palabra clave” los términos “veraz” u “organización veraz”.

En este sistema, el interesado en publicitar sus productos o servicios elige términos o frases específicas que se denominan “palabra clave” o “keyword” para que, si alguien las escribe en la ventana del “buscador”, su anuncio publicitario aparezca en los primeros resultados de búsqueda -con la etiqueta “Anuncio” o “Patrocinado”-, antes de los orgánicos o naturales, que son los resultados no pagos y que se ordenan según ciertos factores predeterminados.

El fallo de primera instancia y de Cámara

El juez de primera instancia y la sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal hicieron lugar a la acción de cese de uso indebido de las marcas -y de otros signos confundibles- y ordenaron una indemnización. Asimismo, consideraron que la demandada incurrió en un acto de competencia desleal.

La demandada interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la queja ante el máximo tribunal. Argumentó que la denominación Veraz había perdido su carácter distintivo y se había convertido en una “denominación genérica” del servicio de informes crediticios, por lo que no debía ser considerada una marca notoria.

El dictamen de la Procuración Fiscal

El Procurador Fiscal Víctor Abramovich dictaminó que la sentencia de la Cámara debía revocarse y dictarse un nuevo pronunciamiento.

Destacó que “para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario”.

Desde su punto de vista, no se configura una infracción marcaria si el anuncio - resultado del enlace patrocinado- es reconocido por el público usuario sólo como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria. Y, para el Procurador Fiscal, esto era lo que ocurría en el caso analizado.

El fallo de la Corte Suprema: el voto de Carlos Rosenkrantz

El juez Carlos Rosenkrantz destacó que “la libre competencia permite a los competidores atraer potenciales clientes mediante publicidad, favoreciendo la información y opciones de compra para los consumidores”.

Añadió que “para decidir si el uso de la marca notoria ajena como “palabra clave” configura una infracción marcaria, hay que señalar que el derecho de exclusividad de una marca (artículos 4° y 31 de la ley 22.362) implica que solo el titular de la marca pueda utilizarla para identificar sus productos o servicios para los cuales está registrada”.

“En virtud de que la protección que brinda la propiedad de una marca no es absoluta, la utilización de la marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados y al solo efecto de ofrecer una alternativa de productos o servicios, no debe verse necesariamente como una infracción al derecho de exclusividad establecido en las normas federales mencionadas”, explicó.

Remarcó que “puede tratarse de una práctica lícita en la medida en que el anuncio no menoscabe la aptitud distintiva de la marca al generar una probable confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca o indicar una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de dicha marca con probabilidad de lesionar sus intereses”.

Recordó que el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que constituye un acto de competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” y que debe prohibirse, en particular, “cualquier acto capaz de crear una, por cualquier medio que sea, respecto del confusión establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

Desde su punto de vista, en los términos del Convenio de París, el solo uso de una marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados no constituye en sí mismo un acto de competencia desleal.

La disidencia del juez Ricardo Lorenzetti

En disidencia, Ricardo Lorenzetti determinó que existía confusión entre los consumidores al tratarse de una “publicidad comparativa, subliminal y adhesiva que genera una oferta confusa”, por lo que la sentencia debía ser parcialmente confirmada.

“El derecho de la demandada a utilizar otra marca notoria como enlace, encuentra su límite cuando conduce a confusión al consumidor. Asimismo, cuando este hecho se configura, el titular tiene una acción legal para prevenir o bien, obtener un resarcimiento. Que es en este aspecto donde se configura la controversia, ya que la sentencia en recurso considera que hay confusión, y que, por lo tanto, el titular de la marca notoria tiene una acción preventiva y resarcitoria contra el demandado”, destacó.

Subrayó que era “evidente que el servicio fue contratado, precisamente, porque esas marcas causan confusión, porque de lo contrario no tendría ningún sentido pagar un precio para que exista un enlace. El buscador ofrece enlaces normales y si se celebra un contrato oneroso para que aparezcan enlaces especiales, vinculados a una marca de una empresa competidora, es porque se pretende una confusión de identidades, o al menos, una asociación que permita aprovechar su notoriedad”.

El voto del juez Horacio Rosatti

Por último, el juez Horacio Rosatti consideró el recurso extraordinario federal era inadmisible, conforme el art. 280 del Código Civil y Procesal de la Nación.

De esta manera, la Corte hizo lugar a la queja, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada y remitió el expediente al tribunal de primera instancia para que dicte un fallo con los nuevos lineamientos.

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